Права на результаты интеллектуальной деятельности в составе конкурсной массы при банкротстве

Публикация состоялась в Вестнике МГОГИ 2011 г.

В статье Овчинниковой А.В. «Права на результаты интеллектуальной деятельности в составе конкурсной массы при банкротстве» предпринята попытка составления алгоритма действий конкурсного управляющего при реализации исключительных прав и прав использования результатов интеллектуальной деятельности, выявлены пробелы и противоречия в нормах ГК РФ,  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», разработаны предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в данной области.

Одновременное развитие на современном этапе гражданского законодательства  в области несостоятельности (банкротства) и интеллектуальных прав, а также законодательства об исполнительном производстве, безусловно, взаимно обогащает данные сферы правоотношений и расширяет правовые возможности их участников. Ни для кого не секрет, что реализация конкурсной массы должника, признанного несостоятельным (банкротом), сопровождается рядом проблем, характерных для правоотношений между кредиторами и должником, имеющими разные интересы. Эти проблемы связаны с инвентаризацией, оценкой, утверждением порядка и сроков реализации конкурсной массы, а также с реализацией как таковой. В настоящей статье предпринята попытка представить алгоритм действий конкурсного управляющего при реализации конкурсной массы, в составе которой имеются права на результаты интеллектуальной деятельности.

Тема исключительных прав в конкурсном процессе освещалась крупнейшим дореволюционным российским ученым Г.Ф. Шершеневичем[1].  Отдельные стороны данной тематики исследовались А. Белицкой[2], E.Ю. Николаевой[3],  О. Рузаковой[4], М.В. Телюкиной[5].

Между тем, вопрос реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности в конкурсном производстве имеет важное значение, поскольку наличие таких прав у должника может существенно увеличить конкурсную массу в стоимостном выражении, что способствует обеспечению максимальной правовой охраны имущественных интересов кредиторов в процедурах банкротства. Об эффективности реализации таких прав свидетельствует, в частности, анализ практики обращения взыскания на объекты патентных прав в исполнительном производстве службой судебных приставов[6]. Права на результаты интеллектуальной деятельности – это особые права, требующие особенной охраны и правовой защиты. Их оценка и использование в гражданском обороте существенно отличаются от оборота, например, недвижимости или ценных бумаг. В связи с этим, основной целью исследования является анализ российского законодательства, судебной практики и научных трудов современных российских ученых по заданной теме, а также разработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в данной области.

Для составления алгоритма действий конкурсного управляющего необходимо определить оборотоспособность прав на результаты интеллектуальной деятельности и правомочия должника, как правообладателя.

В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 131 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в ред. от 12.07.2011 г., с изм. от 18.07.2011 г.) (далее – Закон о банкротстве)[7] все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу. Из имущества должника, которое составляет конкурсную массу, исключаются имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе права, основанные на имеющейся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, а также иное предусмотренное Законом о банкротстве имущество.

Согласно п. 4 ст. 129 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ) не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК РФ. В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное. В соответствии со ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Таким образом, действующее законодательство РФ не относит права на результаты интеллектуальной деятельности к объектам, изъятым из гражданского оборота, или ограниченным в обороте.

На основании ст. 1284 ГК РФ и п. 3 ч. 3 ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007 г. (ред. от 18.07.2011 г., с изм. и доп., вступающими в силу с 21.10.2011 г., далее – Закона об исполнительном производстве)[8] обращение взыскания допускается на имущественные права должника, в том числе, на исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам об отчуждении или использовании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату, а также на доходы, полученные от использования произведения, то есть обращение взыскания возможно в случаях, если:

1. Должник не является автором исключительного права, но обладает таким правом на основании договора об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.
2. Должник не является автором исключительного права, но имеет право на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих автору на основании лицензионного договора.
3. Должник является автором исключительного права, которое передал другому лицу на основании договора об отчуждении исключительного права, и имеет право требования к этому лицу, вытекающее из такого договора.
4. Должник является автором исключительного права, которое предоставил другому лицу в пользование на основании лицензионного договора и имеет право требования к этому лицу, вытекающее из такого договора.
5. Должник имеет доходы, полученные от использования результатов интеллектуальной деятельности.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 40 Закона об исполнительном производстве исполнительное производство подлежит приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью в случае применения арбитражным судом в отношении должника-организации процедуры банкротства. В случае признания должника банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства судебный пристав-исполнитель оканчивает исполнительное производство, в том числе по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур банкротства в силу п. 4 ст. 96 Закона об исполнительном производстве. Одновременно с окончанием исполнительного производства судебный пристав-исполнитель снимает наложенные им в ходе исполнительного производства аресты на имущество должника и иные ограничения по распоряжению этим имуществом. То есть, с момента признания должника несостоятельным (банкротом) все права по распоряжению его имуществом (конкурсной массой) переходят к конкурсному управляющему (п. 1 ст. 126 и п. 3 ст. 129 Закона о банкротстве).

К сожалению, вопрос о реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности, имеющихся в составе конкурсной массы должника, признанного банкротом, не урегулирован Законом о банкротстве, вследствие чего конкурсный управляющий вынужден обращаться к множеству нормативно-правовых актов, содержащих необходимые положения. Однако большой практический опыт автора в реализации процедур банкротства[9], позволяет составить алгоритм действий конкурсного управляющего в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности и сформулировать предложения по устранению пробелов в законодательстве по данному вопросу.

Итак, с момента утверждения арбитражным судом конкурсный управляющий обязан:

1. Предъявить к третьим лицам от имени должника требования, вытекающие из договоров об отчуждении исключительных прав и лицензионных договоров.
2. Провести инвентаризацию и оценку исключительных прав и прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих должнику. Оценка проводится в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. (ред. от 11.07.2011 г., с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2011 г.)[10] и Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, утвержденными Минимуществом РФ № СК-4/21297 от 26.11.2002 г.[11]
3. Выявить материальные носители объектов интеллектуальной собственности, а также доходы, полученные от использования произведения, провести их инвентаризацию и оценку.
4. В течение месяца с даты окончания инвентаризации и оценки предприятия должника, имущества должника, исключительных прав, а также прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и материальных носителей объектов интеллектуальной собственности конкурсный управляющий обязан представить собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения предложения о продаже имущества должника (п. 1 ст. 139 Закона о банкротстве).

Если предложения о продаже утверждены кредиторами, то конкурсный управляющий приступает к реализации конкурсной массы в порядке, установленном п. 3-19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 Закона о банкротстве. В силу п. 4 ст. 110 Закона о банкротстве продажа предприятия осуществляется путем проведения торгов в форме аукциона, за исключением имущества, продажа которого в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса.

Следует обратить внимание, что в соответствии с п. 2 ст. 1284 и п. 2 ст. 1319 ГК РФ в случае продажи принадлежащего лицензиату права использования произведения с публичных торгов в целях обращения взыскания на это право автору (исполнителю) предоставляется преимущественное право его приобретения, то есть данное правило предоставляет автору (исполнителю) возможность выкупить ранее проданные им права, чтобы не допустить их использования без его согласия. Необходимо отметить, что в отношении тех случаев, когда права были переданы автором на основании договора об отчуждении исключительных прав на произведение, преимущественное право на их приобретение автору не предоставляется. По данному вопросу даны разъяснения в п. 37 Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»[12].

Таким образом, имеется противоречие между нормами Закона о банкротстве и нормами части IV ГК РФ по вопросу реализации права использования произведений с публичных торгов, которое необходимо устранить. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ, то есть в данном случае следует применять п. 2 ст. 1284 и п. 2 ст. 1319 ГК РФ вместо п. 4 ст. 110 Закона о банкротстве. Следовательно, при выявлении конкурсным управляющим права использования произведения должником, он обязан соблюсти преимущественное право автора (исполнителя) на приобретение права использования произведения.

1. Произвести реализацию сформированной конкурсной массы с правами на результаты интеллектуальной деятельности с соблюдением преимущественного права автора (исполнителя) на приобретение права использования результатов интеллектуальной деятельности.
2. Из полученных от реализации конкурсной массы денежных средств произвести расчеты с кредиторами согласно очередности, установленной реестром требований кредиторов.

С целью оперативного выявления конкурсным управляющим прав на результаты интеллектуальной деятельности, необходимо обязать руководителя должника, а также временного, административного и внешнего управляющих в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу ему документации должника в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности, в частности:

• патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные достижения;
• свидетельств о государственной регистрации на топологии интегральных микросхем, программ для ЭВМ или баз данных;
• свидетельств на товарные знаки, общеизвестные товарные знаки и коллективные знаки;
• свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара;
• договоров об отчуждении исключительных прав;
• лицензионных договоров на использование результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;
• договоров на приобретение должником материальных носителей, в которых выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.

Анализ и соотношение действующего законодательства в области несостоятельности и интеллектуальных прав позволили выявить некоторые пробелы и противоречия в данной правовой сфере, устранение которых позволит обеспечить максимальную правовую охрану имущественных интересов кредиторов, поскольку права на результаты интеллектуальной деятельности, как правило, оцениваются высоко. В связи с этим, предлагаем внести в законодательство следующие изменения:

1. Дополнить п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве следующим предложением: «обязан предъявлять к третьим лицам от имени должника требования, вытекающие из договоров об отчуждении исключительных прав и лицензионных договоров».
2. Изложить п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве в следующей редакции: «Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему, а также патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные достижения; свидетельств о государственной регистрации на топологии интегральных микросхем, программ для ЭВМ или баз данных; свидетельств на товарные знаки, общеизвестные товарные знаки и коллективные знаки; свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара; договоров об отчуждении исключительных прав; лицензионных договоров на использование результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; договоров на приобретение должником материальных носителей, в которых выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности».
3. Дополнить часть IV ГК РФ ст. 1241.1. следующего содержания: «Обращение взыскания на исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и на право использования результатов интеллектуальной деятельности.

1. На принадлежащее автору исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности обращение взыскания не допускается. Однако на права требования автора к другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и по лицензионным договорам, а также на доходы, полученные от использования результатов интеллектуальной деятельности, может быть обращено взыскание.

На исключительное право, принадлежащее не самому автору, а другому лицу, и на право использования результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащее лицензиату, может быть обращено взыскание.

2. Правила пункта первого распространяются на наследников автора, их наследников и так далее в пределах срока действия исключительного права».